簽訂共同開發合約(Development Agreement)要注意什麼?
15-12-2016

當我們要與別家公司共同開發一件產品,例如雙方各負責一部份的設計,或是由一方提出需求功能,另一方為之設計;或是一方提出設計,另一方規劃實施細節並進行試做;或是一方將其現有產品搭配到他方產品,需進行的一連串開發測試工作。凡此種種,都需要簽訂一份「共同開發合約」(Development Agreement),將雙方之間的工作、責任、享有的權利,一一區分清楚。

共同開開發合約往往也是供應或採購合約的前奏曲。有了成功的共同開發經驗,建立起良好的合作模式,才會有下一步穩定持續的供應關係。

所以共同開發合約要注意的事項,其實也是OEM/ODM合約要注意事項。

簽訂共同開發合約要注意什麼呢?需先考量好哪些事項呢?

  1. 開發工作的基本大綱
    開發工作的時程、進度表;
    工作委員會的建立,包括雙方代表的成員、表決方式為何等等;
    最好也設定一個簽約的時程。
  2. 獨家權
    可以考慮是否要限制對方(或雙方)與他人進行類似的研發工作!
  3. 決定決策人員、聯繫窗口
    共同開發合約可能牽涉到許多部門,尤其與技術人員有相當大的關係,所以最好事先確定,在此案中,整個公司的最後決策者是誰、相關業務的聯繫窗口又分別是誰,並讓對方知悉,才能使雙方意見的交換更有效率。
  4. 費用
    合約上必須明確寫出,雙方各自負擔各自的費用,或者雙方間是如何的分攤費用。包括資金、人力如何分配、附帶的費用如差旅費如何計算?
  5. 保密
    保密條款中,最好規定雙方應採取的具體保密措施,並且要注意就算開發工作未成功,機密資料還是能受到保護。
  6. 努力的程度
    開發合約中最好明確寫出,此案的開發他需要貢獻的資源與努力是到什麼程度,因為有些公司資源相當廣泛,但在某一專案中,基於商業效益等等考量,他需要限制他應付出的資源到什麼範圍,以免被無上限的要求。
  7. 背景技術的智慧財產權
    若此一共同開發的新產品或技術是建立在一方既有的技術之上,則合約中一定要明白寫出,這些既有的、先前的智慧財產權,是否有自動授權給對方?還是仍完整保留於原本這家公司?此外,也要一併考量將來次授權的問題。
  8. 開發成果的智慧財產權
    究竟誰該擁有開發成果的智慧財產權?若是雙方共有,各占50%,務須注意準據法中對於共有的智慧財產權的相關規範。
    若是可依照雙方貢獻的部分、或主力強項技術所在,來區分誰擁有哪一部份的智慧財產權,則應一併談好如何授權的規定。
  9. 專利申請的手續由誰負責?誰負擔費用?
    一方是否僅負責申請歸他單獨擁有的專利?
    共有的專利由誰來申請?
    對方申請專利前,是否有權檢視對方的專利申請書?
    開發成果的專利若遭第三人舉發或控告侵權,是否雙方共同分擔法律費用與賠償金額?
  10. 簡單帶上開發完成後,雙方間如何授權、如何供應的模式
    在共同開發合約協商的階段,便可以先架構一下未來雙方間的合作模式,例如,可考慮是否要求一方需向他方採購這個共同開發的新產品、甚至開始供應的大略時程、授權的權利金範圍等等,當然,在這裡只是簡單帶過即可,顯示雙方有長期合作的意向。
  11. 不附有成功的保證
    開發工作有些具有相當的風險,不能保證原定計畫一定成功,此時便需要寫一個條款,表示雙方各自承擔計畫無法成功的風險,及彼此並不能依賴對方來實現計畫一定成功。
  12. 爭議解決機制
    共同開發合約裡,除了一般的合約糾紛解決機制,處理是否違約、是否賠償等問題外,最好再定下一個發明的歸屬的紛爭解決機制,以免開發過程中,或開發成果出來後,某些技術或附加的產品歸屬不明,又還沒去申請專利時,所可能導致的問題。此一爭端解決方式必須要快速、明確且公平。